שיקולים אסטרטגיים בבניית פורטפוליו של קניין רוחני

5 מאי, 2015

רישום הקניין הרוחני (IP) של חברת טכנולוגיה הינו מהלך בעל חשיבות אסטרטגית, אשר דורש קבלת החלטות בנושאים רבים: כיצד לבנות אותו, באיזה נושאים יתמקד, היכן לרשום אותו, באיזה שלב - והאם בכלל לבצע רישום

Share via Whatsapp

בניית הקניין הרוחני (IP) של חברת טכנולוגיה הינו מהלך בעל חשיבות אסטרטגית, אשר דורש קבלת החלטות בנושאים רבים: כיצד לבנות אותו, באיזה נושאים יתמקד, היכן לרשום אותו, באיזה שלב – והאם בכלל לבצע רישום החושף את הטכנולוגיה

מאת: אורן רכס *

IP ORENבעולם הטכנולוגיה נחשב הפורטפוליו של קניין רוחני (Intellectual Property) לחלק בלתי-נפרד מהנכסים של כל חברה. המשקיעים מייחסים חשיבות להגנה על נכסי הקניין הרוחני. אומנם ברוב המקרים פורטפוליו פטנטים לא יהווה שיקול מכריע ברכישת חברה, אולם היעדר מוחלט של פורטפוליו כזה יכול להיות בעייתי ולהרתיע אותם.

מכיוון שתביעות משפטיות בגין הפרת פטנטים הן יחסית נדירות בתעשייה, פורטפוליו הפטנטים של החברה משמש במרבית המקרים לקבלת חופש פעולה, לחתימת רשיונות הדדיים, ובמקרים רבים גם להרתעת המתחרים.

עם זאת, ישנם מקרים בהם חברות מנסות לאכוף את הפטנטים שלהן על מתחרים. אכיפה מעין זו יעילה במיוחד היכן שבעלת הפטנט איננה חשופה לתביעות הדדיות מצד המתחרים. פירוש הדבר שבניית הקניין הרוחני של חברת טכנולוגיה הינו מהלך בעל חשיבות אסטרטגית, אשר דורש קבלת החלטות בנושאים רבים: כיצד לבנות אותו, באיזה נושאים יתמקד, היכן לרשום אותו, באיזה שלב – והאם בכלל לבצע רישום החושף את הטכנולוגיה.

שאלות פתיחה מרכזיות

בבניית אסטרטגיות של קניין רוחני (IP) יש לבחון את הנקודות הבאות: מתי (מבחינת זמן) צריך להגן על הקניין הרוחני, מהו סוג הקניין הרוחני המתאים (סוד מסחרי, פטנט, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מוניטין, מדגם וכיו"ב), על אילו רעיונות צריך להגן, איפה (גיאוגרפית) צריך להגן, מה נקבל כתוצאה מהגנה על נכסי הקניין הרוחני ואילו צעדים צריך לנקוט בכדי לוודא שהקנין הרוחני נמצא בבעלות החברה או היזם.

בשאלה מתי להגן, התשובה פשוטה: רצוי להגן על הקניין הרוחני כמה שיותר מהר. ההגנה על הקניין הרוחני מתחילה בתיעוד (רצוי בזמן אמיתי) של תהליך הגיבוש של הקניין הרוחני. אין צורה מחייבת לתיעוד כזה, אולם ככל שהתיעוד יהיה יותר אמין יינתן לו יותר משקל. אני הייתי מעורב במניעת סכסוך משפטי בין שתי חברות בינלאומיות סביב פטנט. הסכסוך נמנע לאחר שהוצג תיעוד פנימי של אחת מהחברות, שהוכיח כי היא הגיעה להמצאה השנויה במחלוקת חודשים רבים לפני הפגישה עם החברה השניה.

ניתן להגיש פטנט גם לפני הגיבוש הסופי של הרעיון – ואפילו לפני שיש אב טיפוס עובד. די בכך שהרעיון ניתן לתיאור בצורה שניתן ליישמו. מניסיוני, עדיף להגיש בקשת פטנט גם אם הרעיון לא בשל לגמרי, ולהותיר את ההגנה על הרעיון הסופי לבקשת פטנט-המשך.

מהו הקניין הרוחני המתאים?

ישנם ענפי קניין רוחני הדורשים רישום וישנם ענפי קניין רוחני אשר אינם דורשים רישום. הענפים השונים מוגדרים היטב. ככלל אצבע, פטנטים מגינים על המצאות שיש בהן חידוש וצעד המצאתי. סודות מסחר מגינים על מידע שיש לו ערך מסחרי הנשמר בסוד, סימני מסחר (רשומים ולא רשומים) מגינים על סימנים האמורים לייחד מוצר או שירות (כיום ניתן לרשום גם ריח בתור סימן מסחרי), מדגם מגן על  צורתו של מוצר, וזכויות יוצרים מגינים על סוג מסויים של יצירות (ובכלל זה תוכנות מחשב).

נציין שלא כל ההמצאות המגולמות בתוכנת מחשב יזכו להגנה. רק לאחרונה קבע בית המשפט העליון בארה"ב במסגרת פרשת אליס, כי תוכנות המגינות על רעיון מופשט ללא יתרונות טכנולוגיים, לא יוגנו מכוח חוק הפטנטים.

כאשר ניתן להגן על רעיון ביותר מדרך אחת, עליכם לבחור בדרך המתאימה לכם. למשל: דיני הפטנטים מעניקים הגנה חזקה מזו של סודות המסחר, אולם ההגנה הזו מוגבלת בזמן. נציין כי ה"מחיר" שיש לשלם בעת הגשת בקשת פטנט הינו גילוי ההמצאה. אם אינכם רוצים לגלות את קיומה של ההמצאה, אל תגישו פטנט. אם אתם חושבים שהסוד המסחרי יתגלה במהרה עם שיווק המוצר הכולל את הרעיון, אולי עדיף להגיש בקשת רישום פטנט.

היכן צריך להגן?

פטנט רשום מספק הגנה בטריטוריה מוגדרת. כך לדוגמא, פטנט בארה"ב לא ימנע מיצרן סיני לשווק באירופה מוצר המפר את הפטנט. עקב העלות הגבוהה הקשורה בטיפול בבקשות פטנט במדינות רבות, מקובל להגיש בקשת פטנט בשווקים העיקריים של המוצר ו/או היכן שהמתחרה העיקרי ממוקם (משרדים ראשיים, ייצור, או מחקר ופיתוח). בענפי הייטק רבים, השוק האמריקאי הינו דומיננטי מספיק כדי להצדיק הגשת בקשת פטנט בארה"ב,  ולקבל הגנה דה-פקטו גם בשווקים אחרים. זאת במקרה שמתחרה לא ירצה לשווק גירסאות שונות של מוצר בארה"ב ובארצות אחרות.

כמה להשקיע בקניין הרוחני?

עלות ההגנה על סודות מסחריים צריכה להיות סבירה ביחס לערך המסחרי של הסוד. מצד אחד לא תידרשו להגן על הסודות המסחריים שלכם בקנאות עליה חברת קוקה קולה מגינה על נוסחת המשקה שלה. מצד שני תצטרכו למנוע מאנשים לא מורשים לגשת למידע הסודי.

עלות הרישום של פטנטים היא גבוהה יחסית. במקרים רבים יהיה זול יותר להגיש מספר בקשות לרישום פטנט במדינה אחת (למשל ארצות הברית), מאשר להגיש את אותה בקשה במספר מדינות שונות. הייתי עד למקרים שבהם חברות הגישו בקשות פטנט במספר מדינות בו-זמנית, ובסופו של דבר זנחו חלק מאותן בקשות בגין שיקולי תקציב.

נקודה נוספת למחשבה: חשוב מאוד לבדוק ולוודא שהבעלות על הקנין הרוחני היא אכן שלכם. בחוקי קניין רוחני שונים ישנם הסדרים לגבי העברת זכות הבעלות למעביד בתנאים מסויימים. לדעתנו, אין להסתפק בכך. יש לכלול בחוזי ההעסקה עם עובדים וקבלני משנה התניות העוסקות בבעלות הקניין הרוחני. יש לבחון מסמכי סודיות ומסמכי שיתוף פעולה, כדי לראות שאינכם מעבירים בהיסח הדעת זכויות בעלות בקניין הרוחני שלכם.

* הכותב הוא עורך דין ועורך פטנטים מוסמך בישראל ובארה"ב, מחבר הספר "סודות מסחר והגבלת עיסוק" והבעלים של רכס פטנטים

פורסם בקטגוריות: דעות , חדשות , משפט וקניין רוחני , קניין רוחני